L'art. 11 del Codice della proprietà industriale definisce i soggetti legittimati a ottenere la registrazione del marchio collettivo, con facoltà di concedere in uso il titolo a produttori e commercianti, individuandoli nelle persone giuridiche di diritto pubblico e nelle associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, con esclusione delle società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo del Codice Civile (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata).

Prevede inoltre la necessità di allegare alla domanda di registrazione i regolamenti concernenti l’uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni, in conformità ai requisiti indicati dalla nuova normativa.

In deroga ai principi generali relativi alla capacità distintiva, stabilisce che il marchio collettivo possa anche consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi, precisando che qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione abbia diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti del regolamento e non vi sia rifiuto da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

L’art. 11 bis del Codice della proprietà industriale, introdotto dal d. lgs. 15/2019, definisce i soggetti legittimati a ottenere la registrazione del marchio di certificazione, con il fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi,individuandoli nelle persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità e organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

Prevede inoltre la necessità di allegare alla domanda di registrazione i regolamenti concernenti l’uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni, in conformità ai requisiti indicati dalla nuova normativa.

In deroga ai principi generali relativi alla capacità distintiva, stabilisce che il marchio di certificazione possa anche consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi, a condizione che non vi sia rifiuto da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

>>> Novità: la scadenza per le istanze di conversioni è stata prorogata dal 23 marzo al 31 dicembre 2020

Ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n. 15/2019, tutti i marchi collettivi in corso di validità, registrati sulla base della normativa antecedente il D. Lgs. n. 15/2019, dovranno essere convertiti entro il 31 dicembre 2020, pena la decadenza del titolo, in marchio collettivo (nuova normativa) o in marchio di certificazione (la data del 23 marzo 2020 è stata prograta al 31 dicembre 2020 con l'approvazione del decreto Milleproroghe)

La conversione deve avvenire attraverso il deposito di una nuova domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione, avendo cura di indicare nel campo note la seguente dicitura “Conversione in marchio collettivo (o di certificazione, a seconda dei casi), così come definito dal decreto legislativo 15 del 20 febbraio 2019, del marchio collettivo avente numero di domanda … (inserire il numero di deposito del marchio collettivo registrato secondo la normativa antecedente il D.lgs. 15/2019; nel caso di marchio collettivo già rinnovato, inserire il numero dell’ultima domanda di rinnovo)”, allegando il regolamento previsto dalla nuova normativa per la tipologia scelta (articoli 11, 11bis e 157 del D. Lgs. 30/2005).

I dieci anni di tutela del marchio decorreranno dalla data di deposito della domanda di conversione, ferma restando la continuità con il marchio collettivo registrato ai sensi della normativa previgente.

• modulo di domanda e relativi eventuali fogli aggiuntivi, stampati su foglio formato A4 (una sola pagina per foglio, non fronte-retro) e firmati dal richiedente in originale negli appositi spazi;
• modulo del consenso al trattamento dei dati personali, firmato dal richiedente in originale;
• regolamento concernente l’uso del marchio collettivo o regolamento concernente l’uso del marchio di certificazione, firmati dal richiedente in originale a lato di ogni pagina e al fondo dell’ultima;
• 1 esemplare del marchio da inserire nell'apposito spazio del modulo di domanda;
• 1 esemplare del marchio da stampare su foglio formato A4;
• delega, firmata dal richiedente in originale, e fotocopia del documento d'identità, nel caso in cui la domanda non sia presentata personalmente dal richiedente (il modulo di domanda e gli eventuali fogli aggiuntivi dovranno comunque essere firmati dal richiedente in originale negli appositi spazi);
• diritti di segreteria pari a € 40,00 per la domanda;
• diritti di segreteria pari a € 3,00 per l’eventuale copia conforme;
• 1 marca da bollo ordinaria da € 16,00 ogni 4 pagine per la domanda;
• 1 marca da bollo ordinaria da € 16,00 ogni 4 pagine per l’eventuale copia conforme;
• tassa di concessione governativa pari a € 337,00 (al momento della presentazione della domanda l'ufficio fornisce all'utente il modello F24 per effettuare il versamento; la data di deposito coinciderà con la data di pagamento della tassa di concessione governativa, momento a partire dal quale avrà decorrenza la tutela legale).